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法律・ルールの改正

 近年、米国において当事者系レビュー(Inter Partes Review)の利用が増加しています。

 当事者系レビューとは米国特許改正法(American Invents Act)において従来の当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)に代えて導入された特許無効化のための手続きです。従来の当事者系再審査や特許無効訴訟に比べ、審理が迅速であること(最終決定はレビュー開始通知から原則1年以内)、当事者間の和解が可能であること、限定的ながらも一応のディスカバリ(証拠開示手続き)が利用可能であること、専門知識を有する行政官(Patent Trial and Appeal Board)の判断が受けられること、費用が比較的に低廉であること、などから使い勝手の良い特許無効化制度として利用が期待され導入されました。

 そのように導入された当事者系レビューですが、その申立件数は年々増加しています。直近(2014年9月25日付)の米国特許商標庁の統計1によれば、当事者系レビューの申立件数は2012会計年度では17件、2013会計年度では514件、2014会計年度では1,290件と、増加の一途を辿っています。このように申立件数が増加している背景には、現状において高い確率で申立人側に有利な判断(すなわち、権利の一部/全体を無効とするとの判断)がなされているという事情があると思われます。このように、当事者系レビューは他者の特許を無効化する有効な手段として認知されつつあります。

 しかし、多くのユーザーにとって当事者系レビューの利用を検討する際に高い障壁となるのはその費用であると思われます。当事者系レビューにかかる費用は専門家証人の利用の有無、デポジション(証言録取)の有無など種々の事情にもよりますが、一般に、米国特許商標庁に支払われる最低公費約27,000ドル(約270万円)と代理人費用とを合わせて総額200,000ドル(約2,000万円)から400,000ドル(約4,000万円)と言われています。このことを裏付けるように当事者系レビューの申立件数において上位を占める申立人は軒並み電機・IT業界の大手企業です。ただし、特許無効訴訟を提起すれば一般にその10倍程度の費用を要することに鑑みれば、それでもなお上記費用は比較的に低廉と言えるでしょう。

 費用という障壁はあるものの、当事者系レビューの申立て件数の増加という事実は当事者系レビューが懸念特許に悩まされる多くの申立人にとって魅力的な選択肢であることの証左とも言えるでしょう。

  なお、多くの場合、当事者系レビューを検討する際には並行する他の訴訟の検討なども伴い種々の事項の総合的な検討が必要となります。従って、当事者系レビューについてご検討の際には必ず専門家である米国弁理士・弁護士までご相談ください。


3段階に分けて施行が開始されてきたAmerica Invents Act (AIA) ですが、2013年3月16日より最後の第3フェーズが始まります。

この第3フェーズでは、今回のAIAで最大の注目となっていた「先発明主義」から「先出願主義」への移行が施行されます。

これまで米国では「先発明主義」が原則でした。従って、特許登録後にそれまで潜んでいた「先になされた発明」によって権利が行使できなくなる事態が発生していました。先発明主義から先出願主義に移行することで、このような事態は解消されます。

ただし、これまで自分の発明で出願が拒絶される事がなかった出願が、今後は自分の発明により拒絶されるようになります。従いまして、自分の発明や出願で拒絶される可能性がある発明がある場合には、第3フェーズ施行前に出願をしておく事をお勧めします。

また、既存の出願に書き損じていた事項がある場合等、新規事項を追加して一部継続出願 (Continuation-in-Part: CIP) をしておきたい場合にも、AIA の第3フェーズ施行前に出願をする必要があります。

気になる案件がある場合には、ご遠慮なく恵泉国際特許事務までお知らせください。

USPTOに係属中の特許出願に対して第3者が情報提供をする場合、AIA施行前には期間およびその規則に関して提供者にとってあまり親切でない規定がありました。AIAによりこの第3者による情報提供に関する規則も改定され、これまでの制度に比べ、かなり利用しやすい制度に変わっています。

AIA以前は、出願の公開から2ヵ月間のみ第三者が情報を提供できるウィンドウがありましたが、今後は以下の期間であれば提出が可能となりました。基本的には、通常の出願であれば、公開されてから許可通知が出されるまでと理解できると思います。
1. Notice of Allowance (許可通知)が付与もしくは発送された日付以前
2. (a) 122項に従った出願の公開から6ヵ月経過後、もしくは
    (b)132項に従った審査官による最初の拒絶理由通知の日付後

また、これまでの第3者による情報提供規則では、説明等を加える事ができなかったため、特許公報であれば、公報をそのまま(アンダーラインやハイライトをすることも禁止されていました)提出することしかできませんでしたが、AIA以降のルールでは、先行技術情報と共に説明書を提出できるようになりました。

ただ、第3者による特許前の情報提供制度に関しては、賛否両論あります。例えば、出願係属中に情報提供がなされると、出願人は自分の発明に興味を持っている人がいる事を知ることとなり、なんとしてでも特許をとろうとするパターンもあります。

また、米国の審査官が情報開示として提供された情報をほぼ見ていないというスタディーを目にした事もあります。ただ、出願人自らが提出する先行技術文献と第3者によって提出された先行技術文献では、審査官の取り扱いに対する姿勢に違いが生じることもあるかと思います。

出願係属中の第3者による情報提供があまり有効でないとなると、特許登録後にとることができる以下の制度を利用する事も可能です。
- Ex Parte Reexamination (特許権者もしくは第3者によって申請されるものです。)
- Inter Partes Review (第3者によって申請されるものです。)
- Post-grant review  (第3者によって申請されるものです。)

ただし、継続中の出願に対する第3者の情報提供がオフィシャルフィー$180で可能であるのに対し、上記3つの登録後の制度利用に掛かるオフィシャルフィーは、以下の通りかなり高額です。
- Ex Parte Reexamination $17.750
- Inter Partes Review $27,200
- Post-grant review $35,800

Ex Parteに関しては、申請時に詳細に検討をした特許性に対する実質的に新規な疑問(SNQ:Substantial New Question of Patentability)の有無の提出が必須であり、これを弁護士が作成する場合、費用が嵩みます。また、Inter Partesに関しては、申請後もやり取りが繰り返されるため弁護士費用も嵩みます。これらを考慮した上で、状況にあった方策を講じる必要があります。

本件に関し質問等あれば、お気軽に恵泉までご連絡ください。

ご存知のように、2011年9月16日にオバマ米大統領が「Leahy-Smith America Invents Act」(いわゆるAIA)に署名したことにより、米国特許法はこれまでの先発明(first-to-invent)主義から先願(first-to-file)主義へ移行しました(正確には2013年3月16日以降の出願に適用)。ただし、先発明主義/発明主義の遺産ともいえるグレースピリオド(one year grace period)制度は維持されることになっていて、本当に先願主義なのかという議論があります。このグレースピリオドの制度は、日本の新規性喪失の例外制度等と異なり、自分自身の行為開示によって自己の出願が拒絶されることはないという発明主義に基づくものからです。したがって、米国のグレースピリオドは、他国の新規性喪失の例外制度とことなり、猶予期間が1年と長くまた適用範囲もほぼすべての開示行為が含まれるものとなってます。
このグレースピリオドと先願主義の併用の元では、先に公開しておけばその後の他人の出願に勝つことができるというものです。日本の新規性喪失の例外制度では、自己の公開から出願までの間になされた第三者の出願には勝つことができませんから、この点で大きく異なることになります。

AIA施行からちょうど1年の2012年9月16日、第2フェーズが始まりました。AIAの施行は米国の法改正の中でも歴史的な改革となる内容が含まれており、そのための規則の整備も大掛かりに必要となるため、改正内容がいくつかのフェーズに分けて施行されています。

【第1フェーズ】
第1フェーズ(2011年9月16日から実施)では、人体特許禁止の明文化、ベストモードの未開示が特許無効の要件とはならない旨の規定、団体規模カテゴリーに「Micro Entity」の追加、米国特許庁に印紙代の決定権を与える等の内容が含まれていました。

米国特許庁に印紙代の決定権が与えられたことにより、10日後の9月26日には15%の値上げが実行されました。また、「Micro Entity」と呼ばれる極小規模団体の規定が追加され、この規定に該当する団体に与えられる75%のオフィシャルフィーディスカウントに多くの人が関心をいただいていましたが、現在のところ、このディスカウントは実施されていません。

【第2フェーズ】
第2の大きなフェーズは施行から1年後の2012年9月16日に開始しました。このフェーズには以下の通り重要な新手続や改正が含まれています。
1. 発明者以外による出願の受付
2. 宣誓書記載内容の変更
3. 継続中の出願に対する第3者からの情報提供
4. 補助的審査 (Supplemental Examination)
5. 重要技術に関する優先審査
6. Inter Partes Reexaminationの廃止とInter Partes Reviewの開始
7. Post-grant review
8. 新料金のスタート

第三者による情報提供の制度が開始されたこと、また再審査請求のオフィシャルフィーが大幅に上がったこと(Ex Parte Reexamination: $17,750, Supplemental Examination: $5,140, Supplemental Examinationの結果、再審査を命令された場合: $16,120, Inter Partes Review: $27.200) からは、特許付与後に無効化される特許数の削減に向けたUSPTOはの取り組みが現れていると思量します。

【第3フェーズ】
AIA施行から18ヶ月の2013年3月16日から始まる第3フェーズは、先出願への移行です。第2フェーズで開始されている発明者以外による出願の受付、宣誓書記載内容の変更はこのフェーズへ向けての第1歩の模様です。

それぞれの改正内容に関しては、本サイトにおいても随時情報を更新する予定ですが、質問等あれば、弊所までいつでもお問い合わせください。

 従来から、米国で特許出願する際には特許庁に対する誠実義務に同意していることを示すため、発明者は宣誓書(Oath)または宣言書(Declaration)に署名して提出する必要があります。

 2012年9月16日からはLeah-Smith America Invents Acts(以下、「AIA」)により、この宣言書等の提出に関する要件が緩和されます(米国特許法115条)。また、従来とは異なり、譲受人が出願人として特許出願できるようになります(米国特許法118条)。ただし、この場合でも原則として発明者による宣誓書等の提出が必要です。
 宣言書等の様式については新たに準備する必要があり以下のページから入手可能です。
 (宣言書等の新様式) http://www.uspto.gov/forms/aia_forms_preview.jsp

 なお、宣言書等に関する改正事項の詳しい内容については米国特許商標庁の以下のホームページをご参照ください。
 (改正の概要) http://www.uspto.gov/aia_implementation/patents.jsp#heading-6
 (よくある質問)http://www.uspto.gov/aia_implementation/faq.jsp#heading-10

 また、AIAにより米国を指定するPCT出願にも影響がでてきます。AIAに関連するPCT規則改正は2013年1月に発効されると予想されますので、それまでの間に米国を指定国として含むPCT出願を行う場合には願書の表記に注意が必要です。詳しくは以下をご覧ください。
  http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2012/7_8_2012.pdf

 なお、具体的な事案の取扱いについては専門家に確認してから対応してください。

これまで、許可通知受領後に情報開示書(Information Disclosure Statement: IDS)を提出し、このIDSを審査官に考慮してもらうためには、IDSと共に継続審査請求(Request for Continued Examination: RCE) を提出し、審査を再開させてもらう必要がありました。せっかく許可通知を受領した後に再度審査を再開させるという事は、それなりに時間もお金も要する事となり、出願人にとってはとても憂鬱な状況に陥ります。

米国での情報開示の義務はとても厳しく、情報開示がなされていないがために特許権を行使できなくなる場合があるため、殆どの出願人は登録後に再度未開示の情報がないかを確認し、必要に応じてRCEと共に情報開示の手続をしてきました。

今回開始されるパイロットプログラム「The Quick Path IDS (QPIDS)pilot」においては、先ず審査官がIDSを考慮した上で審査再開の要否を判断します。審査官が審査再開の必要がないと判断した場合には、審査が再開されることなくIDSが考慮されたこととなります。

QPIDSの利用にあったってはRCEに掛かるオフィシャルフィー、IDS提出に掛かるオフィシャルフィー、および特許交付を停止するためのオフィシャルフィーが必要となりますが、審査再開が不要と判断された場合には、RCEおよびIDS提出に必要となるオフィシャルフィーが返金されます。

このプログラムは2012年5月16日から開始され、2012年9月30日まで試験的に続けられる予定で、出願継続期間の短縮におよび出願人の費用の軽減に繋がることが期待されています。

本件に関しご質問等あれば、恵泉までご遠慮なくお知らせください。

また、本ニュースはFederal Registerでもご確認いただけます。

https://www.federalregister.gov/articles/2012/05/10/2012-11222/quick-path-information-disclosure-statement-qpids-pilot-program

20119月16日付けで、オバマ大統領の署名をもって、米国特許法改正(Leahy-Smith American Invents Act)が正式に成立しました。今回の特許法改正は、特許審査の再開に繋がった1836年の特許法改正立以来、最も重要な改正であるとも言われています。

改正の内容には、「先発明主義」から「先出願主義」に移行される重要な改正も盛り込まれており、注目されていたものです。

また、諸手続きの面でもこれまで発明者のみが出願人となれた規定から、団体が出願人となる事ができる事に関する規定や、オフィシャルフィー減額の対象として新たに設立されるMicro Entity Status、更には第3者の異議申し立て(再審査請求および第3者による情報提供を含む)に関する各種規定が改正される事となり、今後の出願に大きく影響を与えるとても重要な改正となっています。

施行の時期に関しては、段階を追う設定です。

今回の特許法改正に関しご興味のある方は、以下、可決となった法案をご覧ください。
http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249enr.pdf

「特許法等の一部を改正する法律案」が2011年5月31日の本会議において可決・成立しました。施行日は未定ですが、多くの規定が2012年4月1日から施行される事が予想されます。

 改正の内容としては、一事不再理(167条)が既判力となる、無効審判に係る審取訴訟提起後の訂正審判の請求ができなくなる、冒認出願に対する救済措置の規定が新設さる等、大きめの改正がいくつかあり、オープン・イノベーションへと移行する産業界のトラディションに対応した環境整備に取り組む政府の姿勢が見える内容となっています。

実務的には、外内出願・外国書面出願の翻訳文提出を徒過した場合の救済規定の新設(要正当理由)、特許料追納期間を徒過した場合の救済規定の新設(要正当理由)、特許料・意匠登録料の見直し、30条適用の緩和、等があります。

より詳細な情報は、特許庁のサイト(こちら)をご覧ください。
USPTO(米国特許商標庁)でMissing Parts Pilot Programが2010年12月8日から試行されました。試行期間は1年間で、2011年12月8日までです。

このプログラムは、米国仮出願(Provisional Patent Application: PPA)がある出願が対象となっており、従来通り、PPA出願から1年以内に本出願 (Non-Provisional Patent Application)をファイルする必要がありますが、その際に納付する審査料および調査料の納付を12ヶ月延長できるプログラムです。

具体的には、本出願時に審査料および調査料納付を延期する申請をする必要があります。

本件の詳細は連邦公報(Federal Register)をご覧ください。

また、本プログラムに興味のある方は、弊所までご遠慮なくお問い合わせください。

(M)

11月号のUSPTOのニュースレター「InventorsEye 」で、USPTOは、出願時にUSPTO支払う費用の一部(調査料及び審査料)の支払いを12月間猶予する制度を試行(パイロットプログラム)すると発表しました。これによれば、出願時にUSPTOに支払うのは出願料だけでよくなるため費用が約  ドル(大規模団体の場合)安くなります。 この支払い延期の手続き選択した場合、審査開始自体も12か月送れることになります。このパイロットプログラムの実際の開始時期等については、後日正式に発表される予定ですので、発表されたらこのサイトでお知らせいたします。

ニュースレター→ http://www.uspto.gov/inventors/independent/eye/201011/cover.jsp

(矢口太郎 米国弁理士)

ご存知の通り、2010年4月1日より、欧州特許出願について、分割出願の時期的制限についての制度改正が施行されています。

これまでは親出願が継続中であればいつでも分割出願は可能でしたが、2010年4月1日以降は親出願に対して「最初の審査報告がだされてから24ヶ月以内まで」と制限が加わりした。ただし、基礎となる親出願が審査に係属していることが条件となっていますので注意が必要です。

また、新ルール施行前に審査報告が出されている出願を考慮し、2010年4月1日から6ヶ月間、猶予期間が与えられています。つまり、分割期限の満了日が2010 年4 月1日より前、または2010 年4 月1 日から6 か月以内の場合には、2010年4 月1 日から6 か月間(2010 年10 月1 日まで)は分割出願をすることが可能となっています。

尚、最初の審査報告が出された後に、単一性に関する審査報告をExamining Division(審査部)より受け取った場合には、起算日がセットオフされ、単一性に関する拒絶が起算日となります。

先述の猶予期間満了まで3ヵ月をきっていますので、再度ご自分の欧州出願を見直し、分割出願の期限をおよび必要性を検討することをお勧めいたします。

2007年の8月にルール変更がFederal Register(連邦広報)で公巻き起こした表されてから、さまざまな論議を引き起こし、GSKの訴訟により差止めとなっていたクレームおよび継続出願に関する規則改正が完全になくなりました。

ブッシュ政権(共和党)からオバマ政権(民主党)に変わったことにより、USPTO(米国特許商標庁)のディレクターがDavid Kapposに変わりましたが、これに伴い、規則改正に対する見解も一転したようです。

Kappos氏は、「USPTOは発明を奨励し、出願人からの要請に応えた規則をつくるべきである。今回の規則改正は、出願人には不評であり、出願人は知的財産権の領域が制限されていると感じている。この規則改正は、差止めとし、今後施行されることは一切ない。」との見解を示しています。

USPTOの発表にご興味があるかたは、こちら(http://www.uspto.gov/news/09_21.jsp)をご参照ください。

米国特許商標庁は、First Action Interview Pilot Program(拒絶理由通知前面接制度の試行)を拡大し、特定の技術領域の特許出願について2009年10月1日から6月間、実施することにしたとのことです。同プログラムは、最初の拒絶理由を受け取る前に発明者の「権利として」、審査官との面接を認めるものです。昨年行われた第1回のパイロットプログラムでは、アクションなしで許可される率が非常に高かった等、大きな効果が認められたとして、今回のプログラムの拡大試行が決まったものです。

このプログラムでは、審査官が先行技術調査を行って、面接前にその結果を出願人に通知します。その通知を受けた場合、出願人は、30日以内に面接を行うか、面接を行わないかの判断をしなければなりません。また、その際に、補正案の提示等を行えるようです。

今回のプログラムでは、前回のパイロットプログラムの結果を受けて、応答期間を延長できるなど、いくつかの改善点があるようです。詳しくはUSPTOのWEBサイトhttp://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/faipp_v2.htm をご覧ください。

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