Step 1.
準備
まず、外国出願したい国内出願（出願済みプルーフ）をお手元にご用意ください。
]]>
2010年8月10日付けで、オバマ大統領がUSPTOに対し$129 Millionの追加経費を承認する法案に署名をしました。
経済の明るい兆しと、特許審査の生産性の向上を理由に、2010年度USPTO歳出予算の$1.887billionを$200million程超える収入があるとUSPTOは予測しており、予想超過分の内$129millionがUSPTOの追加経費として認められたものです。
この承認を受け、USPTO長官のKappos氏は、審査官の雇用を増やすと共に審査官の残業枠を増やし、ITシステム環境の向上にこの追加経費を費やすことで一層の審査迅速化を目指すとコメントしています。
より迅速な審査と特許化が、より多くの投資と生産につながり、雇用の増大にも繋がるものとして期待されています。
本ニュースにご興味のある方は、USPTOの発表（こちら）をご覧ください。
Bilski事件の最高裁判決を受け、米国特許商標庁（USPTO）は2010年7月27日付で特許性に関する新たな審査基準を発表しました。ilski事件の詳細に関しては、過去のニュース（こちら）をご参照ください。
今回発表された審査基準は 「Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bilski v. Kappos (Interim Bilski Guidance)」 と題され、文字通りBilski事件の判決を基礎として、プロセスクレームの特許性に関する判断基準を説明しています。
このInterim Bilski Guidanceを概説すると、35U.S. C.§101に則り、クレームの対象が抽象的なアイデア（Abstract Idea）となっていないかを判断するためのガイドラインとなります。
具体的には、プロセスクレームが、Bilski事件の連邦巡回控訴裁判所における判決から基準となった (i) "machine-or-transformation"テストに規定される要件を満たす、もしくは、(ii)抽象的なアイデアが実用的に適用されている、のいずれかの要件を満たしていれば特許性があるものと判断されます。
また、Interim
Bilski Guidanceには、特許性の判断に関する参照表が添付されていますが、この参照表では各種要件を以下2項目に分けて明文化しています。
1．Factors Weighing
Toward Eligibility（特許性をありとするための要件）
2．Factors Weighing
Against Eligibility（特許性をなしとするための要件）
さらに、上記2つの要件に加え、注意事項として以下4点が列挙されています。
1．General
Concept（一般概念）に含まれるものの一例
2．「machine」 「transformation」 「article」 「particular」 「extra-solution
activity」 「field-of-use」に関するより具体的な説明は、2009年8月24日付けのガイドライン(Interim Patent
Subject Matter Eligibility Examination Instructions of August 24, 2009(August
2009 Interim Instructions))を参照すること
3．特許性の判断をする場合には、関連要因に重点を置き、クレーム全体をみて判断すること
4．拒絶理由通知に記載をする際の、文章のサンプル
また、新ルール施行前に審査報告が出されている出願を考慮し、2010年4月1日から6ヶ月間、猶予期間が与えられています。つまり、分割期限の満了日が2010 年4 月1日より前、または2010 年4 月1 日から6 か月以内の場合には、2010年4 月1 日から6 か月間（2010 年10 月1 日まで）は分割出願をすることが可能となっています。
尚、最初の審査報告が出された後に、単一性に関する審査報告をExamining Division（審査部）より受け取った場合には、起算日がセットオフされ、単一性に関する拒絶が起算日となります。
先述の猶予期間満了まで3ヵ月をきっていますので、再度ご自分の欧州出願を見直し、分割出願の期限をおよび必要性を検討することをお勧めいたします。
]]>連邦巡回控訴裁判所での判決までは、発明が "useful, concrete, and tangible result" を生むものである事が、特許性に関する米国特許法§101の理解とされていましたが、連邦巡回控訴裁判所の判決では、発明の工程が
1) It is tied to a particular MACHINE or apparatus, or
2）it TRANSFORMS a particular article into a different state or thing
である必要があるとし、連邦巡回控訴裁判所の判決以降は、これを "machine-or-transformation" テストと呼ばれる特許性の判断基準としてきました。
最高裁判決によれば、今回のケースは、特許性に関して以下3つの点がポイントになります。
1）it is not tied to a machine and does not transform an article;
2）it involves a method of conducting business; and
3）it is merely an abstract idea.
これら3つのポイントに関して、今回の判決は具体的には以下のように判断しています。
1）"machine-or-transformation"テストは多くのケースで適応可能だが、これだけが唯一のテストとするべきではない。
2）§273には "method （方法）" が定義されているが、ビジネス方法は、少なくともある状況ではある種の "方法" であり、§101の規定に従えば、特許性はある。
3）今回の発明は、あるmathmatical algorithmに依存をした発明である。このalgorithmは、今回のクレームで限定されていた石油化学製品および石油の精製分野のみに使われるものではない。このmathematical algorithmが発明の要因であることにより特許性がないと判断されているのではなく、このmathematical algorithmを先行技術と比較した場合に、特許性のある発明が含まれていないことが問題であるとし、特許性はなしとする。
上記の通り、Bilskiのケースに関しては、3）がネックとなり、当該発明は単なる"アイデア"に過ぎないため、特許性なしの判決に至ったものです。
尚、Bilski出願のクレーム1は以下の通りです。
1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:
(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate correspoding to a risk postion of said consumer;
(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and
(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.
連邦巡回控訴裁判所の判決から基準となった"machine-or-transformation"テストにより、ソフトウェア業界からはこのテスト問題点を訴える声が各所からあがっていました。
上記1）にある通り、"machine-or-transformation"テストだけが特許性の基準でないとの判決により、ソフトウェア業界からは安堵の声があがっています。
最高裁の判例要覧にご興味のある方は、以下をご覧ください。
http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf
2009年12月の記事でもお伝えいたしましたグリーンテクノロジー関連発明に係る米国特許出願の早期審査パイロットプログラムについて、審査対象となるクラスに関する規制条件が削除されました。
USPTOでは、申請が殺到することを危惧し、申請条件としてある一定のクラスに属する発明であることを規定していましたが、プログラムを実施してから約6ヵ月が経ったこの時点で、グリーンテクノロジーに関する発明であっても規定クラス外であるために申請を却下されるケースが多々あること、またワークロードもそれほど心配するほどの事ではない様子であることを背景に当該クラスに関する規定を外した旨が発表されています。
USPTOの発表によると、2010年5月20日の時点で合計954件の申請があったものの、内501件は申請が却下されています。
以前にもお伝えいたしました通り、このプログラムは2010年12月9日から12ヶ月間、最初の3000件の申請を受け付けるものとされています。
ご興味のある方は、ご遠慮なくお知らせください。
また、米国特許庁の発表はFederal Register（こちら）をご覧ください。
http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-12328.pdf
この統計は、各企業や団体が保持する米国特許数のみに焦点を当てるのではなく、特許が引用されている数にも焦点を当てることにより、イノベーションの各産業界への貢献度にも目を向けています。
IEEEの見解によると、2007年の統計においては319社のうち45社（14％）が日本企業であったのに対し、2009年の結果では323社のうち65社（20％）が日本企業となる伸びをみせています。
これまでと、同様、主に自動車・電機関係の日本企業の活躍が目立ちますが、2009年には化学および半導体分野での伸びが顕著になっています。
また、この統計は産業別に順位がだされていますが、中でも大学別の統計に大変革がおきています。2007年にはMIT, Caltech, the University of California system, Harvard, Rice等の大御所が上位を占めていましたが、2009年の結果ではTexas, California, Central Florida, Iowa State, Washingtonが上位5位を塗り替えています。またイギリスのOxfordおよび韓国のPohang Universityが18および19位にランクインしているのも興味深いところです。
IEEEはMicron Technology Inc.を第1位としていますが、彼等が発表している文章によると、MicronのＲ＆Ｄ予算は＄603 millionであり、大御所IBMの十分の一にもみたない額であるとの事です。お金だけが良い特許を生むわけではない事を立証した興味深い統計ではないかと思います。
日本企業が躍進を遂げた背景には、昨今の経済状況により米国企業の特許出願数が激減した事が上げられるとする見解もみられますが、今後も日本企業/団体のポートフォーリオの強度が増すよう、恵泉でも皆様のお役に立てるよう尽力できればと切に願っております。
IEEEの統計に興味のあるかたはこちらをご覧ください。
http://spectrum.ieee.org/at-work/innovation/patent-power-scorecards-japan-ascendant/0
Step 1.
準備
まず、外国出願したい国内出願（出願済みプルーフ）をお手元にご用意ください。
]]>
また、米国情報提供制度においては、技術に関するコメントや重要箇所の指定、またはマーキングなどは許されません。この点でも、日本の情報提供制度とは相違します。
情報提供の手続きとしては、情報提供者は、まず、出願人側に提供情報を直接送付しなければなりません。次に、特許庁への情報提供を、出願人側に送付済みであることの証明（郵便証明）と共に提出することになります。また、この際オフィシャルフィーを払う必要があります。
なお、上記提供情報を受けった出願人の対応措置としては、実務的には、この制度で特許庁に提出した先行技術を、ＩＤＳとしてもう一度出願人側から提出しなおすことが推奨されています。ＩＤＳとして提出しなければ、審査官による審査の対象となることが担保されないからです。弊所において最近情報提供した事案においても、特許出願人から、弊所が提出した文献をＩＤＳとして提出しなおす措置が迅速に取られていました。