アメリカで特許を取ろう！- 弁理士(米国）が最新情報を提供するサイト

弊所サンディエゴ事務所の米国弁理士・小林明子（ Ph.D. in Physics）が日本で講演します。

2012-01-06T04:15:14Z

「米国特許法改正における留意点と今後の特許戦略」

日時・会場・受講料

●日時　2012年1月31日（火）　12:30-16:30
●会場　[神奈川・川崎]川崎市産業振興会館9階第2研修室
●受講料　1名39,900円(税込、資料付)
　＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき29,400円
　　　　　＊学校法人割引；学生、教員のご参加は受講料50％割引。詳細、申込方法はこちらを参照→

●録音・撮影行為は固くお断り致します。
●講義中のパソコン・携帯電話の使用はご遠慮下さい。

助成金制度について
助成金制度(厚労省)を利用すれば受講料を軽減してご参加いただける場合がございます。
→詳細はこちら

セミナーポイント

　本講座では、今回の改正法によりどのような違いがもたらされるか、「before」と「after」の比較も交えわかりやすく説明し、今後の企業特許戦略へのインパクトなど考えられ得る限りの具体例を用いて考察を進める。受講者からの活発な質問・意見が促され、インターラクティブでインフォ－マルな形式によって受講者の理解と意識を向上させることをねらいとする。

セミナー内容

1. 先願主義(First-to-File)への移行
　　・他国（例えば日本）が先願主義で、米国が先発明主義だったことによる弊害、事例。
　　・米国特許法102(a) 条を例として、beforeとafterの比較・分析。
　　・従来技術(Prior Art) の新しい定義に関して。
　　・1年間のグレースピリオド、仮出願、外国出願への優先権主張で留意するべきこと。
　　・今後の特許対策へのインパクト
　　・仮出願、継続出願、一部継続出願、ラボラトリーノートブック等の効果的な実施対策。

2. 第三者（Third Party）の関与
　2-1第三者による文献提出（Third Party Submission）
　2-2.見直し請求（Post-Grant Review）
　2-3.再審査請求（Inter-Partes Review、第三者が審査に直接関与する）
　2-4.再審査請求（Ex-Partes Reexamination、第三者は申請後審査に関与しない）
・上記、新規及び継続される手段を用いて、競合他社による特許を無効にするための効果的な方法について考察する。

3. 優先審査（Prioritized Examination）
　　・優先審査の詳細。どのように効果的に使うか。
　　・加速審査（Accelerated Examination）との違い。
　　・特許審査ハイウェー（Patent Prosecution Highway）との併用

4.特許番号表示（Patent Marking）
　　・製品の特許番号表示に関する新しい規則。旧規則との比較。
　　・インターネット上での取り扱いについて留意するべきこと。

5.特許訴訟関連事項
　　・ベストモード(Best Mode) とは何か、その重要性。ベストモード開示に関した訴訟関連規則のbeforeとafter。
　　・オピニオン提出（Advice of Counsel, Willfulness and Inducement）に関する新規則。
　　・先使用権（Prior Use）に関する新規則。

6.補足審査（Supplemental Examination）
　　・情報開示-IDS(Information Disclosure Statement) の重要性、不正行為（inequitable conduct）について。
　　・補足審査とは何か。IDS問題や不正行為問題への新対処方法としての補足審査。

7.新料金制度
　　・マイクロ・エンティティー（Micro Entity）の導入。スモール・エンティティー（Small Entity）との比較。
　　・その他新しい特徴

8.各改正事項の施行時期　－　タイムライン

＜質疑応答＞

化学・薬学・バイオ系の弁理士・弁護士募集・・・恵泉国際特許・法律事務所グループ（日本・米国）で働きませんか？

2012-01-06T02:30:41Z

事務所名称
　恵泉国際特許・法律事務所グループ、恵泉国際特許事務所

仕事内容
　国内外特許実務および翻訳等

応募資格
　以下の要件を満たす化学・薬学・バイオ系の弁理士若しくは弁護士
　・理科系大学卒以上
　・国内外特許実務経験３年以上
　・要英語力（TOEIC800点以上、英検準1級程度、会話力要）
　・過去に審決取消訴訟若しくは侵害訴訟に代理人若しくは補佐人として関わった経験があればなお可
　・米国事務所（フィラデルフィア・ニューヨーク）への短期の出張が可能な方
　・英文明細書の英日翻訳の経験があることが望ましい
　・国際技術移転に興味のある方
　主に国際案件（外国からの案件７０％）を取り扱うことになります。

勤務場所
　東京千代田区一番町

勤務時間
　9：00～18:00 (コアタイム10：00～16：00)

休日・休暇
　完全週休2日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇（年間休日120日程度）慶弔休暇あり、有給休暇初年度10日（以降年1日加算、最高20日）

給与・賞与
　年俸制、所内実績に応じて賞与加算

待遇・福利厚生
　交通費全額、社会保険完備

応募方法
　手書きの履歴書（写真貼付）および職務経歴書（書式自由）を郵送

事務所概要
　恵泉グループは、知財専門の米国の特許法律事務所（フィラデルフィア・ニューヨーク）と日本の特許事務所（東京）とからなる国際知的財産権専門家グループです。恵泉の各オフィスは、日本弁理士、米国弁理士、米国弁護士、米国特許弁護士を擁し、実質的に一体となって、ワンストップのサービスを提供しています。
　我々は、専門性、ビジネス感覚、語学力、交渉力を武器に、ますます国際化が求められるわが国企業の知財戦略を強力にバックアップしています。また、知財で「困っている」国内外の多くのクライアントを支援しています。
　恵泉グループは、関連会社として、米国にジャパンテクノロジーグループ（ＪＴＧ）を擁しています。このＪＴＧは、主に日本発の発明の国際技術移転を促進するべく、欧米企業の技術導入のニーズを集め、それを日本の企業や技術者に配信する活動を行っています。恵泉グループの各事務所と連携し、アウトライセンスを主な目的として特許を取得するベンチャー企業や大学等を支援するビジネス部隊として活躍しています。
　恵泉グループでは、我々の理念を共有し、知財の専門性はもとより、ビジネス感覚、語学力、交渉力を身に付けて国際的に活躍できる人材を求めています。

応募連絡先
　〒102-0082　
　東京都千代田区一番町22-1
　一番町セントラルビル8F
　恵泉国際特許事務所　担当　清水さゆり
　電話：03-3230-1244　
　FAX：03-3230-1245
　Email：keisen_tky@keisenassociates.com

2012 Federal Holidays（米国特許商標庁の休みについて）

2011-12-31T01:51:32Z

下記のリンクによると１月２日は、１月１日の振り替えにより連邦休日となっています。USPTOも休みとなります。
http://www.opm.gov/operating_status_schedules/fedhol/2012.asp

* January 1, 2012 (the legal public holiday for New Year's Day), falls on a Sunday. For most Federal employees, Monday, January 2, will be treated as a holiday for pay and leave purposes. (See section 3(a) of Executive order 11582, February 11, 1971.)

Steve Jobs氏のExhibitionに行って来ました＠USPTO

2011-12-21T00:00:30Z

「スティーブ・ジョブズ氏の他界を受け、米国特許商標庁(USPTO)がエクセビションを開きます」の記事でもお知らせした通り、USPTOがSteve Jobs氏のExhibitionを期間限定で開催しています。

今回は短いPhiladelphia研修の合間を縫って、Washington DCでのセミナー参加の傍ら、AlexandriaにあるUSPTOまで足を伸ばしてみました。
で、その模様がこちら。

ずらりとiphoneのパネルが並べられ、その中には12枚の特許証。ちなみにこの裏も同じくiphoneのパネルです。
すべて彼のパテントです。
面白いのはデザインパテントが多いことと、ipod、iphone、ipadなどの新しい製品が発売される何年か前にはちゃんと、しかも数多くの製品候補となっていたであろうデザイン群がパテントとなっていることです。

そして、中にはこんなパネルも。

若き日のSteve Jobs氏です。"9:41 AM"という時刻が何を指しているのかわかりませんでしたが、すべてのパネルにこの時刻が刻まれていました。

こんなExhibitionが開催されることからも彼の功績の大きさが伝って来ました。
同時に、JPOがやるとしたら誰のExhibitionが開催されるのか興味がわきました。

次回はWashington DCでのセミナーの模様を紹介します。
デザインパテントについてです。
(H.T)

【USPTO】米国特許商標庁(USPTO)が仮実績報告を発表しました

2011-12-16T01:49:51Z

USPTO特許庁長官Kappos氏が仮実績報告書の冒頭で述べるメッセージには、毎年米国の経済状況や社会状況が読み取れる内容が組み込まれていますが、2011年の仮実績報告の冒頭においては、イノベーションが経済に与える影響のみでなく、雇用の拡大に繋がる事にも触れられています。また、ファーストオフィスアクションを待つ状態の特許出願数が、ようやく700,000以下に下がった事や、特許付与数が8,00,000に到達した事にも触れられ、数字的側面でUSPTOがある程度満足のいく実績が上げられたと自負している様子が伺えます。

また、USPTOがアメリカ連邦議会やステークホルダーとの話し合いを基にIPシステムを構築する事にも触れ、産業界と特許庁の協力体制が見え隠れしています。

今回発表された仮実績報告によると、最初のオフィスアクションを受領するまでに要する出願からの期間は、2007年~2010年までは25ヶ月台を保っていましたが、2011年は28ヶ月まで延びました。商標においても、2.9～3.0ヶ月であったものが3.1ヶ月に伸びています。

出願継続の期間に関しては、特許においてはこれまで着実に伸び続け、2010年には35.3ヶ月となっていたものが、33.7ヶ月に短縮されました。また、商標においては、年々順調に短縮される傾向にあり、今年は2010年と同様、10.5ヶ月となっています。

今年の報告は、主にファイナンシャルな方面にフォーカスが当てられており、特許庁の収入源等の情報がたくさん含まれています。

ご興味のある方は、特許庁のサイト（こちら）をご覧ください。

http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2011/USPTOFY2011PAR.pdf

米国特許商標庁(USPTO)が医療機器テクノロジーパートナーシップミーティングを主催します

2011-11-16T23:23:38Z

USPTOは、メディカルディバイス（医療機器）テクノロジーのパートナーシップミーティングを主催することを発表しています。

ミーティングには、医療機器産業関係者および特許審査官、またUSPTO内、テクノロジーセンター3700（メカニカルエンジニアリング、生産およびプロダクト）のディレクターが参加し、医療機器産業コミュニティーの発展と拡大に向けてのアイデア、経験、知恵、およびベストプラクティスに関する議論がなされるとのことです。このミーティングへの参加は登録制となっていますので、ご興味のある方はUSPTOのサイト（こちら）をご参照の上、事前にお申込ください。

ミーティングの詳細は以下の通りです。

日時：2011年11月29日

場所：USPTOキャンパス内、

　　　　Global Intellectual Property Academy (GIPA)

　　　600 Dulany Street

Alexandria, VA 22314

パネラー: Bruce Kisliuk, Assistant Deputy Commissioner for Patents, Mechanical Disciplines, USPTO

Sharon Gibson, Group Director TC 3700, USPTO

Don Hajec, Group Director TC 3700, USPTO

モデレーター： Angela Sykes, Group Director TC 3700

医療機器産業は、生命の健康には欠かせない産業である反面、その開発には多額の資金が必要とされるため、USPTOはDepartment of Commerce (米国商務省)およびオバマ政権と共に法整備に取り組んでいます。また、米国商務省とSmall Business Administration (http://www.sba.gov/)は、資金面でのバックアップ体制を整えています。

これら政府を挙げての政策の背景には、医療機器の開発により救われる命の問題だけでなく、医療機器産業が技術の開発段階で生み出すエンジニアやリサーチャーの雇用、技術を基に立ち上げられるスタートアップが生み出す雇用、そして広がる投資の可能性等、国の産業を動かすには欠かせない要素が存在します。

知的財産を専門とした国の機関、特許庁がある特定の産業に焦点を充てた対策をする様子には、経済動向の1つの側面が見え、とても興味深い動きではないかと思量します。

スティーブ・ジョブズ氏の他界を受け、米国特許商標庁(USPTO)がエクセビションを開きます

2011-11-16T23:21:59Z

スティーブ・ジョブズ氏の他界を受け、USPTOは彼にまつわる特許、デザイン特許、および商標のエクセビションを開催すると発表しています。

このエクセビションは、バージニア州アレクサンドリアにあるUSPTOのメインビルにて開催されており、開催期間は2011年11月16日~2012年1月15日までです。

USPTOのディレクター、David Kappos氏は、「彼の特許および商標は、世界のマーケットプレースにおける知的財産の重要な役割を見せる顕著な例である」と語っています。

エクセビションには、スティーブ・ジョブズ氏の名前が掲載されている300を超える特許と共に、アップル社製品であることが一目でわかる商標等が展示されている模様です。

ご興味のある方、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

【WIPO】各国の統計が一覧できるサイトが設けられました

2011-10-04T23:49:27Z

WIPOが2011年9月23日付けで、各国の出願に関する統計を一覧できるサイトを開設したと発表しています。このサイトでは、国民数とGDPから始まり、出願数や許可数、また出願分野に関する統計もみられます。各国の出願動向を一覧するにはとても便利なサイトです。ご興味のある方は、以下をご覧ください。

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/

【WIPO】IP FIGURE AND FACTSが発行されました

2011-10-04T23:47:51Z

WIPOが2011年9月23日付で、知的財産権に関わるWIPO IP FIGURE AND FACTSを発行しました。この WIPO IP FIGURE AND FACTS では、前年度の知的財産権にまつわる各種情報から統計までを学ぶ事ができます。ご興味のある方は、以下をご覧ください。

http://www.wipo.int/ipstats/en/

【米国】 Leahy-Smith American Invents Act、とうとう成立

2011-10-04T23:41:22Z

2011年9月１６日付けで、オバマ大統領の署名をもって、米国特許法改正（Leahy-Smith American Invents Act)が正式に成立しました。今回の特許法改正は、特許審査の再開に繋がった1836年の特許法改正立以来、最も重要な改正であるとも言われています。

改正の内容には、「先発明主義」から「先出願主義」に移行される重要な改正も盛り込まれており、注目されていたものです。

また、諸手続きの面でもこれまで発明者のみが出願人となれた規定から、団体が出願人となる事ができる事に関する規定や、オフィシャルフィー減額の対象として新たに設立されるMicro Entity Status、更には第３者の異議申し立て（再審査請求および第３者による情報提供を含む）に関する各種規定が改正される事となり、今後の出願に大きく影響を与えるとても重要な改正となっています。

施行の時期に関しては、段階を追う設定です。

今回の特許法改正に関しご興味のある方は、以下、可決となった法案をご覧ください。
http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249enr.pdf

【米国】単離遺伝子に特許性ありの判決

2011-08-31T00:43:39Z

2010年3月に地方裁判所で特許性なしの判決を受けたAssociation for Molecular Pathology v. USPTO事件の単離遺伝子特許に関し、連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit： CAFC）にて2011年7月29日付けで地方裁判所の判決を覆す「特許性あり」の判決がだされました。

このケースは、Myriad社が保有する7つの特許に含まれる15のクレームの特許性に対して訴訟がおこされていたもので、地方裁判所で特許性なしの判決が下された後に、CAFCに対して上訴されていたものです。

今回の判決では、人工単離遺伝子分子、および単離遺伝子を用いて癌のリスクをスクリーンする方法には特許性があるとの判決がだされましたが、ＤＮＡ配列の比較および分析をターゲットとしたクレームは特許性なしとされています。

研究室で合成されるcDNA分子は、不要な情報を削除した単一遺伝子情報のみを有するという点で自然に存在するDNA分子とは異なります。特許性ありと認められたMyriad社の合成されたcDNAは、乳癌と卵巣癌の発症に関するBRCA1およびCRCA2分子です。今回さらに特許性ありと認められたのは、自然に生成されるBRCA1およびCRCA2と、これらと全く同じ情報をもったcDNA分子とを比較および分析することにより癌のリスクをスクリーンする方法であり、比較および分析に関しては特許性なしとされています。

米国特許業界では、おそらく最高裁への上告がなされるであろうと予想されています。

本件の判決理由にご興味のあるかたは、こちらをご覧ください。

【日本】特許法改正が成立しました

2011-07-08T22:07:25Z

「特許法等の一部を改正する法律案」が2011年5月31日の本会議において可決・成立しました。施行日は未定ですが、多くの規定が2012年4月1日から施行される事が予想されます。

改正の内容としては、一事不再理（167条）が既判力となる、無効審判に係る審取訴訟提起後の訂正審判の請求ができなくなる、冒認出願に対する救済措置の規定が新設さる等、大きめの改正がいくつかあり、オープン・イノベーションへと移行する産業界のトラディションに対応した環境整備に取り組む政府の姿勢が見える内容となっています。

実務的には、外内出願・外国書面出願の翻訳文提出を徒過した場合の救済規定の新設（要正当理由）、特許料追納期間を徒過した場合の救済規定の新設（要正当理由）、特許料・意匠登録料の見直し、30条適用の緩和、等があります。

より詳細な情報は、特許庁のサイト（こちら）をご覧ください。

【欧州】2006年～2010年のEPO特許出願に関する統計が発表されています

2011-07-08T20:48:40Z

欧州特許庁が2011年6月6日付けで特許出願に関する各種数値の統計を発表しています。今回の発表では2006年からの各種記録が発表されています。

出願数に関しては、2009年に一度落ち込みを見せた他は、2006年以降順調な伸びを見せ、2010年は23万5000件に増えました。2009年度と比べると23万7000件の伸びです。

国別の出願数をみると、今年もまた中国の伸びが目立ち、2001年には1828件であった出願数が2010年には12,698件と約7倍の伸びをみせています。韓国は2001年3047から2010年12342件と約4倍、台湾は299件から1167件への3.9倍、日本は26,074から41,917と約1.6倍の伸びです。

特許登録率を見ると、2006年との比較では、調査報告が出された後に出願が放棄される件数は18％から22％と4％の増加、審査中に放棄とされたものは、26％から35％と、9％の増加、そして特許登録は56％から43％と13％下がっています。

登録数が下がる中、Thomson Reuters と Intellectual Asset Management (IAM) magazineが共同で発表した主要国特許庁の審査の質を比較した情報をみると、欧州特許庁の審査質は群を抜いて素晴らしいと評価されている模様です。

より詳細な情報は、欧州特許庁のサイト(こちら)および（こちら）をご覧ください。

【USPTO-JPO】要件を緩和したPPHプログラム、「PPH MOTTAINAI」が始まります

2011-07-08T20:33:23Z

日本、米国、英国、カナダ、オーストラリア、フィンランド、ロシア、スペインの特許庁が参加国として、PPH申請の要件を緩和し、対象案件を拡大した「PPH MOTTAINAI」試行プログラムを2011年7月15日から開始されることが発表されています。

これまでのPPHプログラムでは、PPH申請に利用できる審査結果が第１国目の出願国、つまり優先権を主張した出願に対してだされた審査結果である事が要件となっていました。今回試行されるMOTTAINAIでは、試行プログラムの参加国から出された審査結果であれば、どれでも申請に利用できることとなりました。

日本においては、日本で第一国目出願をしてから海外に出願をするケースが殆どですが、この試行プログラムを利用すれば、米国での審査結果を基にPPHの申請ができることになりますので、とても有用なのではないかと思料いたします。

より詳細な情報は、日本特許庁のサイト（こちら）もしくは米国特許庁のサイト（こちら）をご覧ください。

日本発医療機器を開発するにはどのようするべきか（３）・・・「医療機器分野の産学連携における「企業」の果たす役割はなにか」

2011-05-28T21:25:55Z

　日本発医療機器の開発を進めるにはどうすればよいのだろうか（１）　http://www.facebook.com/note.php?note_id=179565832096116　と（２）http://www.facebook.com/note.php?note_id=181390858580280 で、日本発医療機器の開発を促進するには、「スピンアウト（ベンチャー企業）の創出が必要であると思う」と書きました。

　それでは、現在、大学を含む研究機関との間で共同研究などを行っている（ベンチャー企業でない）既存企業の役割はなんなんでしょうか？

　多くの大学、特に旧帝大をはじめとした有名大学の注目されている研究には必ずと言っていいほど、既存の日本企業が絡んでいます。この状態を、大学の産学連携担当者は、「すでに特定の企業が付いていますから・・・・」と表現します。しかし、この「企業が付いている」の意味は何なのでしょうか。

　国家的な取り組みである「先端医療開発特区（スーパー特区）」でも、先端医療研究拠点を中核とした研究機関や企業との複合体を選定し、先端的な医療の実用化及び研究開発の促進を図るとしています。すなわち、スーパー特区のプロジェクトにおいては、必ず企業が含まれています。

　おそらく、大学等の研究機関の産学連携担当者は、企業が付いているから安心、だから、企業に任せてしまおう、という意味で、「すでに企業が付いてますから」と述べているのだと思います。しかし、企業側も同じ考えなのでしょうか？結構ずれがあるようです。

　まず、その既存企業が当該医療機器の商業化を行ってくれる可能性はどのぐらいあるのでしょうか？私は、特に治療系医療機器の開発においては、その可能性は略０％なのではないかと思っています。なぜなら、前にも述べたように、医療機器開発の分野は、他の分野と比較して開発リスクが大きくかつ創薬分野と異なり大企業が大きなリスクを負ってくれないためより強くベンチャー企業（企業家）が必要とされ、ベンチャー企業を介して商業化されることが必須だと思われるからです。既存企業も、商業化までの責任を負っているとは考えていないようです。

　実際、大学と企業との間にはかなりの温度差というか、お互い誤解があると思われます。大企業にヒアリングすると、その企業のある一人の熱心な技術者が個人の興味で絡んでいるだけで、企業としては商品化予定はないとか、体内埋め込み材料の共同研究に絡んでいる大企業の場合にはリスクをかんがえ全面否定するところもあるようです。中小企業の場合は、商品化といっても国内でできればいい程度にしか考えておらず、「商業化」の意味を「商品にする」という程度でしか考えていないところがほとんどです。極端な例では、特定の技術に関して他の企業に渡るのが嫌だからという理由で、大学との開発にからみ共同出願人として特許を出すことだけして商業化は全くしないという例もあるようです。

　それでは、スーパー特区等で選定された研究機関と企業の複合体から、その革新的技術の商業化を担うベンチャー企業が生み出される余地はあるのでしょうか？それは、十分にあるはずです。

　ですから、各研究機関の産学連携担当者は、目的志向の厳密な意味で、「すでに企業が付いていますから・・・・」の意味を考え直し、研究者と既存企業との関係を健康・健全なものにするべきと考えます。それは、日本企業にとっても結果的に良いことにつながると思います。特に企業との間の安易な共同出願は避け、商業化を見据えたビジネスライクな交通整理をするべきと思います。

　東京大学のケネラー教授のレポートによれば、この安易な共同出願実務は、アメリカを除くと他の国でも珍しくはないようですが、日本の場合は、競願先の８０％が大企業と、大企業の割合がきわめて高いのが特徴なようです。大企業（特に日本企業）からはアントレプレナーシップを生み出すのは困難ですよね。

私が大学の担当者にお願いしたいのは、既存企業は、あくまでも研究を推進するためのパートナーなのであって、最終的な商業化についてはベンチャーの起業が起きるようにフレキシブルに対応するべきで、「すでに企業が付いていますから・・・・」という理由で将来の可能性をつぶさないようにしていただきたいということです。経済産業省等も、その辺の企業の役割について、きちんと定義するとかガイドラインを作るとかをして、大学側に誤解が生じないようにするべきではないかと考える次第です。

Monday, January 2*	New Year's Day
Monday, January 16	Birthday of Martin Luther King, Jr.
Monday, February 20**	Washington's Birthday
Monday, May 28	Memorial Day
Wednesday, July 4	Independence Day
Monday, September 3	Labor Day
Monday, October 8	Columbus Day
Monday, November 12***	Veterans Day
Thursday, November 22	Thanksgiving Day
Tuesday, December 25	Christmas Day